商标异议程序中驰名商标保护问题

商标异议程序中驰名商标保护问题 2011-11-22 18:24

一、异议程序中保护驰名商标的法律依据

《商标法实施条例》第5条规定,在商标注册过程中产生争议时,有关当事人认为其商标构成驰名商标的,可以向商标局请求认定驰名商标,驳回违反商标法第十三条的商标注册申请。《驰名商标认定和保护规定》第4条第一款规定,当事人认为他人以初步审定并公告的商标违反商标法第十三条规定的,可以依据商标法及其实施条例的规定向商标局提出异议。据此,在商标异议程序中,异议人认为其商标构成驰名商标的,可以向商标局请求认定驰名商标,驳回被异议商标的注册申请

二、关于驰名商标认定的目的

认定驰名商标的目的在于保护,无保护之必要就无认定之需要,认定是为扩大保护提供正当理由。就商标异议案件的审理而言,所应当遵循思路是首先综合考虑异议人商标的知名程序、商标的独创性、被异议商标使用商品与异议人商标使用商品的关联性等因素,判断被异议是否构成对异议人商标的复制、摹仿或者翻译,被异议商标的使用是否容易导致混淆或者误导公众或者致使异议人的利益可能受到损害,从而决定是否给于异议人商标以扩大保护。如果需要扩大保护,则认定异议人商标为驰名商标,如果不给予扩大保护,则无需认定。换言之,驰名商标的认定是为将驰名商标的保护扩大到非类似商品或者服务上寻找一个正当理由。

三、关于认定驰名商标请求与异议请求的关系

异议人的认定驰名商标请求是异议理由之一,不构成单独的异议请求。在商标异议案件中,异议人的异议请求具有单一性或称为唯一性,即驳回被异议商标在其指定的全部或者部分商标或者服务上注册。支持其异议请求的异议理由包括被异议商标违反禁用条款;被异议商标与异议人商标构成使用在类似商品上的近似商标,被异议商标是被异议对异议人商标的抢注;被异议人侵犯他人合法在先权利,等等,当然也包括异议人商标构成驰名商标,被异议商标违反《商标法》第十三条的规定,因此,异议人请求认定驰名商标仅仅是其主张的异议理由之一,不应将其独立于异议请求。

四、关于个案认定、个案有效原则

所谓个案认定,是指在具体的异议案件中认定和保护驰名商标,认定是处理个案的需要,不能脱离案件搞认定,所谓个案有效,是指驰名商标认定只在该异议案件中有效,不能一劳永逸。确立上述原则的理由在于:其一,驰名商标认定的目的在于保护,而保护不可能脱离个案,脱离案件搞认定无异于“中国名牌”评比。其二,商标的知名度是动态的,商标驰名也是动态的,具有时间性。市场规律决定了一个商标不可能“一旦驰名、终身驰名”。其三,保护被异议人答辩权利的需要。被异议人行使答辩权利的重要前提之一是其知晓异议人的异议理由、主张的事实及证据,仅凭认定驰名商标的先例裁定书当然认定异议人商标驰名,对于被异议人而言,商标局“说它驰名就驰名”,显然在一定程序上剥夺了被异议人的答辩权利,因此,应当确保被异议人知晓商标局可以将异议人商标认定驰名商标。

坚持个案认定,个案有效就是要废除过去的有效期制度,因为一旦确立有效期制度,则在有效期内,异议人商标构成驰名商标就具有不可争辩性,就可能形成异议人商标“不再驰名也驰名”的局面。

五、给予驰名商标保护的法律适用

1、《商标法》第13条第一款的适用

该款规定:“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。”就异议案件而言,适用该款的条件为:

(1)被异议商标指定使用商品与异议人商标实际使用商品相同或者类似;

(2)被异议商标是对异议人商标的复制、摹仿或者翻译;

(3)异议人商标未在我国注册;

(4)异议人商标驰名;

(5)被异议商标注册和使用容易导致混淆。

2、《商标法》第13条第二款的适用

该款规定:“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”就异议案件而言,适用该款的条件为:

(1)被异议商标指定使用商品与异议人商标实际使用商品不相同也不相类似;

(2)被异议商标是对异议人商标的复制、摹仿或者翻译;

(3)异议人商标已经在我国注册;

(4)异议人商标驰名;

(5)被异议商标的注册和使用会误导公众或者致使商标权人的利益可能受到其他损害。

六、给予驰名商标保护需要考虑的因素

《规定》第11条的规定,“商标局、商标评审委员会以及地方工商行政管理部门在保护驰名商标时,应当考虑该商标的显著性和驰名程度”。商品的关联性也是判断是否构成混淆性使用的重要因素之一,商标主管机关在保护驰名商标时也予以考虑。

1、商标的知名度

法律上的驰名商标是以商标驰名为前提,给予某商标以驰名商标保护,要求该商标必须具有一定知名度。商标局在商标异议案件中对某商标是否驰名应当依照《商标法》第14条规定进行审查,即相关公众对该商标知晓程度;该商标使用的持续时间;该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;该商标作为驰名商标受保护的记录;该商标驰名的其他因素。对于当事人而言,凡其认为可以证明其商标驰名的证据材料(包括但不限于《规定》第3条列举的材料)。都可以作为证据材料向有关主管机关提交。

2、商标的显著性

商标的显著性可以进一步分为两个层次:一是商标标记本身所固有显著性,即商标文字、图形或者图文组合或者表现形式以及立体商标构造的显著性。原《驰名商标认定和管理暂行规定》所用的“商标的独创性“是指第一层含义上的商标显著性,有显著性的商标不一定具有独创性。如使用在“葡萄酒”上的“长城”商标具有显著性,但不具有独创性,而使用在“冰箱”上的“海尔”商标即具有显著性也具有独创性。二是通过使用取得的显著性,即因商标知名度的提高使商标显著性获得提升。此种意义上的显著性与知名度都因使用行为产生,而且知名度越高的商标,其显著性越强。在决定是否将某商标作为驰名商标加以保护时,即要考虑该商标固有的显著性,也要考虑该商标通过使用取得的显著性。

根据商标固有显著性不同,可以将商标分为强商标和弱商标。如果商标由普通有含义的单词或词组、或者由某类商品上常见图形、或者由自然界动物的常见形态构成,则属于弱商标,例如“长城”、“熊猫”。反之,如果商标由自创无含义的单词或词组、或由动物卡通造型或通过特殊手法表现出的形态构成,则属于强商标,例如“海尔”、“柯达KODAK”,需要注意的是,就文字商标而言,其固有显著性不仅体现字词组合上,还体现在其表现形式上即含有一定设计成份的字体或者组织形式,如特殊字体、手写体(含签名)等。一般而言,商标固有显著性越强,获得特殊保护的可能性越大。

商标的固有的显著性是判断被异议商标是否构成对异议人商标复制、摹仿和翻译的重要因素之一,这也是保护驰名商标应当考虑商标显著性的理由之一。如果某商标固有显著性较弱(如普通有含义词),则他人无需复制、摹仿或者翻译就可以选择该词作为商标。换言之,即使双方商标完全相同,也不能都认定构成复制。

3、商品的关联性

商品的关联性,即当事人双方商标使用商品或服务在功能、用途、销售渠道和消费群体等方面的相关性。如服装与服装加工、首饰加工、香油料加工、车辆与车辆修理等可以视为具有关联性。对于知名度显著性有所不足而难以在全类商品和服务上获得特殊保护的注册商标,其扩大保护应当限于他人商标的注册和使用会误导公众。在商标异议案件中,对于具有一定知名度,但固有显著性较弱的异议人(注册)商标,对其扩大保护的范围一般从严掌握,即对于被异议商标的使用是否构成混淆性使用的判断应当采用较高的标准。如果被异议商标的使用不会误导公众,则对异议人不予扩大保护,也无需认定其商标为驰名商标。